Дело в том, что другая компания – Orion зарегистрировала свой товарный знак раньше и раньше начала использовать это слово в контекстных объявлениях. Суд, проходивший в штате Флорида, предписал ORF отказаться от использования зарегистрированной торговой марки конкурента и «любых форм интернет-рекламы, включающих ключевые слова любой марки, в том числе и марок со схожими названиями». Теперь ORF нужно будет составлять объявления без использования слова «Orion».
Как отмечает Виталий Селиванов, автор проекта «Информационное и Коммуникационное Право», по российскому законодательству никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
«Теоретически существует возможность попыток правообладателей запретить использование товарных знаков в качестве ключевых слов в рекламе товаров, для которых такие товарные знаки зарегистрированы, - прокомментировал Виталий Селиванов ситуацию на российском рынке онлайн-рекламы. - Однако данный вопрос является весьма спорным.
В каждом конкретном случае правообладателю нужно будет убедительно обосновать применение процитированной нормы, поскольку отсутствует такие явные признаки нарушения как размещение товарного знака в сети интернет или использование его при адресации. Более того, рекламодатель может использовать такие обозначения в силу исчерпания прав в связи с перепродажей товара, ранее правомерно введенного в гражданский оборот владельцем товарного знака или с его согласия».